BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

Il nuovo sistema del Brevetto Europeo con effetto Unitario entrerà in vigore a inizio 2023, precisamente a partire dal 1° Aprile 2023. Trattasi di una novità rilevante per il sistema brevettuale europeo che metterà in essere non solo il Brevetto Unitario (“Unitary Patent” o “UP”), ma anche il Tribunale Unificato dei Brevetti (“Unified Patent Court” o “UPC”).

Più precisamente, in accordo con l’ormai consolidata procedura prevista dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (European Patent Convention – EPC), il nuovo sistema permetterà al titolare di un Brevetto Europeo (EP) concesso di scegliere una procedura unica che consente di ottenere un Brevetto Europeo “ad effetto unitario”, vale a dire efficace contemporaneamente in tutti i Paesi dell’Unione Europea aderenti al nuovo sistema (ad oggi 17, Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia ) e la cui validità e/o contraffazione sarà decisa, con un solo procedimento, dal Tribunale Unificato dei Brevetti, con una sentenza che avrà effetto in tutti i Paesi che vi aderiscono.

A questo punto, dovrete valutare l’opportunità di escludere o meno le Vostre privative europee, attualmente in vigore, dalla competenza dell’UPC di prossima costituzione, vale a dire l’opportunità di presentare la cosiddetta dichiarazione di “Opt-Out”.

Presentando una dichiarazione di “Opt-Out” è possibile evitare che i brevetti europei convalidati nei singoli Paesi ricadano automaticamente anche sotto la giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC). Infatti, la procedura di “Opt-Out”, attivabile una sola volta, consentirà al titolare di un brevetto di rimuovere attivamente il proprio Brevetto Europeo dalla competenza esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC), così che ciascuna porzione nazionale del Brevetto Europeo rimanga sotto la competenza del rispettivo tribunale nazionale. L’esclusione dall’UPC sarà valida per tutta la durata della privativa, salvo successiva esplicita richiesta di ritiro della dichiarazione di “Opt-Out” (comunemente denominato “Opt-In”), a meno che il brevetto non sia già oggetto di causa presso un tribunale nazionale.

L’Opt-out potrà esser richiesto a partire da una finestra temporale definita “sunrise period” che avrà inizio tra Dicembre 2022 e Gennaio 2023, vale a dire circa 3-4 mesi prima del giorno in cui il Tribunale Unificato dei Brevetti diventerà operativo. Il periodo transitorio in cui sarà possibile ricorrere all’Opt-out durerà almeno 7 anni e potrebbe essere esteso ad altri 7 anni.

La procedura di Opt-out sarà attivabile non solo per le privative europee concesse, ma anche per le domande di Brevetto Europeo pendenti in tale periodo transitorio.

In altre parole, se non viene compiuto alcun atto di rinuncia (Opt-Out, appunto), le domande di Brevetto Europeo e i Brevetti Europei concessi e convalidati nei singoli Paesi europei ricadranno sotto la giurisdizione sia dei tribunali nazionali sia dell’UPC (doppia giurisdizione) per tutta la durata del periodo transitorio di (almeno) 7 anni dall’inizio del funzionamento del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

Ovviamente, la presentazione di tale dichiarazione di ”Opt-Out” risulta esser fondamentale ai fini della protezione di privative, per Voi, importanti dal rischio di un’azione di revoca “in toto” davanti all’UPC.

Teniamo a precisare, infatti, che, non appena il nuovo sistema del Brevetto Europeo con effetto Unitario entrerà in vigore, ogni Vostra privativa europea potrà esser oggetto di un attacco centrale, vale a dire di un’azione di nullità potenzialmente in grado di determinare la revoca del Vostro brevetto in tutti i relativi Stati di convalida.

Il nostro Studio può offrirVi tutto il supporto necessario per procedere con la predisposizione ed il deposito delle dichiarazioni di ”Opt-out” relative a privative da noi gestite per Vostro conto.